申请人接到授予专利权通知书后在规定期限办理了登记手续,则国家知识产权局就会作出授予专利权决定,并予以公告。从此授权公告日起直到该专利最终失效为止,该专利处于专利权的有效期间。现对这一阶段的专利代理工作作一简单介绍。
1. 核对专利证书
国家知识产权局专利局在作出授予专利权决定的同时,将会向专利申请人发放专利证书。
专利代理人在收到专利证书后,在向委托人转送该专利证书前应当核对专利证书中所记载的与专利权有关的重要著录项目:发明创造名称、专利号(即申请号)、专利申请日、发明人或设计人以及专利权人,其中重点核实专利权人、发明人或设计人是否正确。此外,还应当查阅有无国家知识产权局印记、局长签章和授权公告日。如果核查时发现这些重要著录项目中存在打印错误或者发现缺少有关内容,则应当立即将专利证书退回到国家知识产权局专利局,请求予以更正。
经核实无误的专利证书应当及时转送给委托人。
2. 年费的缴纳
对于委托人在专利代理委托书中还同时委托办理年费缴纳的情况,在授予专利权后专利代理人的主要工作就是在规定期限内代办缴纳专利年费事务。
按照专利法实施细则第九十五条第一款的规定,除了授权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳以外,以后的年费应当在前一年度期满前一个月内缴纳。
专利年度从申请日起算。例如一件发明专利申请在2000年4月27日提出申请,则该专利申请的第一年度是2000年4月27日至2001年4月26日,第二年度是2001年4月27日至2002年4月26日,以此类推。如该发明专利申请在2003年8月14日被授予专利权,则在办理专利登记手续时已经缴纳了第四年度年费,于是下一次就应当在2004年3月27日至4月26日之间缴纳第五年度年费。
在这里需要提醒专利权人注意的是,各年度金额是不一样的,因而应当按照各年度的年费缴纳。对于发明专利来说,共分成六级:前十五年每三年一级,最后五年一级,对于实用新型和外观设计专利,共分为四级:第一年至第三年一级,第四、五年一级,第六年至第八年一级,第九、十年一级。
由此可知,对于委托办理年费缴纳的情况,专利代理人应当在前一年度期满前两个月就与委托人联系,征询其是否继续缴纳下一年度年费。如果委托人及时作出答复,明确要缴纳下一年度年费,则应当在前一年度期满一个月内按照下一年度的年费标准缴纳专利年费。如果委托人延误回答,直到过了该规定的期限再表示缴纳下一年度年费,则允许在专利年费期满之日起六个月内补缴下一年度年费,但此时尚需要按照补缴时间超过规定期限的长短缴纳相应的滞纳金。按照专利法实施细则第九十六条的规定,如补缴时间超过规定期限不足一个月的,可不缴纳滞纳金;超过期限一个月的(不含一整月)至两个月(含两个整月)的,缴纳的滞纳金额为当年全额年费的5%;超过期限两个月至三个月的,滞纳金为当年全额年费的10%;超过期限三个月至四个月的,则为15%;超过四至五个月,为20%;超过五个月至半年,为25%。
3. 对专利权终止通知书的处理
如果下一年度年费在该专利年费缴纳期满六个月内尚未缴纳或缴足的,国家知识产权局专利局将会视为专利权人主动放弃该项专利权,从而发出“专利权终止通知书”。
收到“专利权终止通知书”后,专利代理人应当立即转告委托人,并征询要否提出权利恢复请求。委托人表示要请求恢复权利的,则应当在自收到专利权终止通知书之日起两个月内提出权利恢复请求,缴纳恢复权利请求费,而且在此时还应当补缴足当年年度的年费以及相当于当年全额年费25%的滞纳金。
4. 在专利权有效期内可能出现的其他专利代理工作
在专利权有效期间,专利权人根据需要委托专利代理人的有关专利事务主要涉及:专利实施许可、专利权转让、专利权质押、专利权无效宣告请求审查程序、专利侵权纠纷、专利权归属纠纷等。
(1)专利实施许可合同的签订。
按照专利法第十二条的规定,任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立书面实施合同。因而专利权人在与他人签订专利实施许可合同时会委托专利代理人协助办理有关事务。
在签订专利实施许可合同时应当明确以下四个问题。
(i)确定该专利实施许可的类型是独占实施许可(在一定期间、在专利权有效地域内仅允许被许可人一家实施,专利权人本人也不得实施)、排他实施许可(除专利权人本人实施外,在一定期间、在专利权有效地域内仅允许被许可人一家实施)、普通实施许可(在一定期间、在一定的专利有效地域内允许被许可人实施,同时保留许可给其它人实施的权利)、还是交叉许可(主要在存在从属专利情况下双方互相许可对方实施自己的专利)。
(ii)明确专利使用费及支付方式,专利使用费通常根据开发专利技术所支出的费用、实施专利技术有可能取得的经济效益、专利实施许可的类型和期限以及支付使用费的方式和时间来确定,其支付方式可采取一次总算一次总付、一次总算分期支付、入门费加提成支付或者仅为提成支付等方式。
(iii)明确双方的权利和义务,如专利权人对被许可人实施专利时应负指导责任的范围、是否允许被许可人向他人进行分许可等。
(iv)最好明确专利权终止或者专利权被无效后该专利实施许可合同的处理办法。
通常专利实施许可合同中应包括下述主要内容:许可实施的专利的主要著录项目(专利号、发明创造的名称、申请日、授权日等);许可实施的行为、必要时规定数量或规模;许可实施的地点和期限;专利实施许可的类型;专利使用费和支付方式;后续改进成果的提供和归属、分享;保密责任;专利权人的确保责任;专利权终止或被宣告无效后的处理;违约及索赔;争议的解决办法等。
此外,在签订专利实施许可合同后,需要告知专利权人应当自合同生效日起向国家知识产权局备案,未经备案的专利实施合同对第三方不产生法律效力。
有关专利实施许可的详细内容请参阅《新专利法详解》一书第80页至第88页。
(2)专利权转让合同的签订
按照专利法第十条的规定,专利权可以转让,在转让专利权时当事人需要签订专利权转让合同,因而专利权人在与他人签订专利转让合同时,也将委托专利代理人协助办理有关事务。
签订专利权转让合同时,应当明确以下四个问题。
(i)专利法实施细则第十四条规定,中国单位或者个人向外国人转让专利权的,由国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准。此处的中国单位包括依照我国法律成立的中外合资企业、中外合作经营企业以及外商独资企业。2003年12月26日国家知识产权局公告(第九十四号)又明确了如何执行该规定的具体办法,按照待转让的专利申请权或专利权所涉及的是禁止类技术、限制类技术及自由类技术三种情况办理:禁止类技术不得转让;限制类技术按照技术进出口管理条例的规定办理技术出口审批手续;自由类技术按照技术进出口管理条例和技术进出口合同登记管理办法的规定办理技术出口登记手续。需要注意的是,办理上述事务应当由涉外专利代理机构办理。
(ii)对所转让的的专利已经在实施的或已被许可实施的,应当明确后续处置方式,即原专利权人的权利和义务保留还是由受让人承受。
(iii)专利权转让合同签订后必须到国家知识产权局登记、公告。该专利权的转让自登记日生效,因此,双方当事人应当以此专利权转让合同到国家知识产权局专利局办理专利权人变更手续,并缴纳著录事项变更费。
通常专利权转让合同应当包括下述主要内容:转让的专利的主要著录项目(专利号、发明创造的名称、申请日、授权日等);交付的资料及交付时间、地点和方式;专利实施和专利实施许可的情况及处置方法;转让费及支付方式;专利权被宣告无效后的处理;违约及索赔;争议的解决办法等。
有关专利实施许可的详细内容请参阅《新专利法详解》一书第55页至第59页和《专利管理》一书第85页至89页。
(3)专利权质押合同的签订
国家知识产权局根据中华人民共和国担保法制订了专利权质押合同登记管理暂行办法,专利法实施细则中又明确规定了专利权质押有关内容,因此在经济活动中专利权人可以用其专利来提供担保,以专利权质押来保障其债权的实现、获得资金而产生价值。在进行专利权质押时,出质人(即专利权人)与质权人必须签订专利权质押合同,因而专利权人在此时会委托专利代理人协助办理有关事务。
签订专利权质押合同应当明确六个问题。
(i)专利权质押合同是一项从属合同,是从属于某一项主债务合同的从合同。
(ii)在质押期内,专利权必须有效,因而该专利权质押期满日应该在专利权的有效期内。
(iii)对于一项专利权有多个共有权利人时,出质人应当是全部专利权人。
(iv)专利权不能重复质押。因为专利权是一种法律赋予的独占权,只能作为一个整体来质押,一旦出质后,专利权人就无权自行处置该专利权,必须得到质权人的同意,就此意义上来说,专利权人就不可再次将其质押。
(v)中国单位或个人向外国出质专利权的,须经国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准,并需要涉外代理机构办理。
(vi)专利权人和质权人通过协商订立专利权质押合同后,应当将专利权质押合同及其他有关材料送往国家知识产权局进行登记,并缴纳专利权质押合同登记费。
通常专利权质押合同应当包括下述主要内容:质押专利的件数及其主要著录项目(专利号、发明创造的名称、申请日、授权日等);被担保的主债权种类及债务人履行债务的期限;质押担保范围;质押金额及支付方式;对质押期间进行专利权转让或实施许可的约定;质押期间维持专利权有效的约定;出现专利纠纷时出质人的责任;质押期间专利被宣告无效时的处理;违约及索赔;争议及解决办法;质押期满债务清偿方式等。
有关专利权质押的详细内容请参阅《专利管理》一书第90页至93页。
(4)专利权无效宣告请求审查程序
在专利权有效期间,出于某种原因(如存在专利侵权纠纷时),由第三方作为请求人向专利复审员会提出宣告专利权无效的请求,此时专利权人将委托专利代理人处理无效宣告请求审查程序中的有关事务。
该项工作是专利代理人在专利权有效期间的一项重要工作,但由于其进入了无效宣告请求审查程序,故这方面的内容将在本书第三章中进行详细的说明,在此不再重复。
(5)专利侵权纠纷
在专利权有效期间,有可能出现他人未经专利权人许可而实施其专利的行为,为维护其权益,专利权人将向人民法院起诉或向地方专利管理机关请求处理。此时,专利权人会委托专利代理人来承担专利侵权纠纷期间的有关事务。
该项工作是专利代理人在专利权有效期间的一项重要工作,其中向人民法院起诉的属于专利侵权诉讼程序,本书第五章将对此作详细说明,在此不再重复。
(6)专利权归属纠纷
在专利权有效期间,有可能出现第三方向法院提出专利权归属纠纷的请求。作为专利权归属纠纷的被告,专利权人也会委托专利代理人来承办专利权归属纠纷期间的有关事务。
该项工作也属于专利代理人在专利权有效期间的一项工作,但该工作属于专利权属诉讼程序。
授予专利权后的专利代理工作
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