专利挖掘:就是指从科研工作中发现可以用来申请专利的发明点,以使科研工作的成果获得保护,从而使科研过程中付出的创造性劳动得到回报的过程。
专利挖掘对科研工作具有重要的意义。
1. 建设创新性国家的需要:
落后就要挨打。
放之四海而皆准的道理,不用多说了吧?
2. 企业生存发展的需要:
企业可能因没有专利意识而倒闭。
落后就要挨打不只是适用于一个国家,更体现在每一个个体身上。一个企业技术落后了,产品就要滞销,要想产品不滞销,就需要不断研发新技术,要想获得研发资本的回报和高额利润,就需要进行技术垄断。同时,专利技术的质量高低和数量多少,也是评估企业品牌和价值的重要组成部分,更可能会成为与竞争对手谈判的砝码。
3. 科研工作的需要:
现在大多数的科研项目都设置了申请专利的要求。
在全球科技快速发展的背景下,我们国家也提出了建设创新型国家的方针,在这种形势下,国家经费支持的科研项目自然会对专利申请有一定的要求,以追求利润最大化为目标的企业经费支持的科研项目更会注重技术的保护,以谋求技术垄断利润。在这种情况下,我们在进行科研工作的时候就必然需要时刻绷紧挖掘专利技术的弦,以实现科研课题的既定目标。另外,即使是从科研人员的自身利益出发,花费了大量的精力研发出来的成果不可能甘心保密到成为垃圾技术,也不会甘心白白公开了让公众分享使用,毕竟理想中的共产主义还没实现,因此,就必然需要通过专利制度来实现既要公开技术又要保障自己的应得利益的目的。
专利挖掘的客体及常见错误认识
1. 专利挖掘的客体(技术方案)
根据专利法第二条,我国专利法中采用的“发明创造”一词有特定的含义,是发明、实用新型和外观设计的合称。专利法实施细则第二条第一款规定:专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
专利法所称的技术方案是指运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思,是利用自然规律、自然力使之产生一定效果的方案。世界知识产权组织的经典教材指出:发明是人脑的一种思维活动,是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术解决方案。
从实践情况看,专利申请大体可以分为产品、方法和用途三类。产品即可以是全新的产品也可以是在别人产品的基础上改进的产品,既可以是结构构造发生改变的产品也可以是材料发生改变的产品,还可以是已有产品组合而成的产品。方法可以是新产品的生产制备方法,也可以是已有产品的新生产方法。用途是指的新发现的一种产品的,原来未被发现的新用途。
2. 专利法排除的客体
需要特别注意的是,科研工作,尤其是科研机构的科研工作中,有一些科研成果并不是专利法所称的技术方案。比如分类学中发现一个新物种,就不是技术方案。科学发现和科学理论只是人们对自然界中客观存在的未知物质、现象或变化过程的认识和对其规律的总结,不是利用自然规律去能动地改造世界,因而不属于专利法所称的发明创造,不是专利法保护的对象。例如发现闭合导体在磁场中作切割磁力线运动会产生电流并不能申请专利,但根据该原理制造出发电机就显然是一种可获专利保护的发明。
此外,经济活动和行政管理工作等方面的计划、规则和方法等,由于只涉及人类社会活动的规则,没有利用自然力或自然规律,因而也不属于专利法保护的对象。其他智力活动的规则和方法,例如下棋规则、游戏规则、汉语拼音方案、提高记忆力的方法等,由于只是指导人们判断、记忆、推理、分析的规则和方法,不具有技术内容,也不能成为专利法保护的对象。
从各国专利法的规定以及专利法的施行情况来看,并非由人创造出来的任何东西都可以获得专利保护,各国都将其中一部分排除在专利保护之外。被排除的内容有三种类型,第一种是有关内容本身就不属于专利法所说的“发明创造”的范畴,因而不能授予专利权,例如本条所列的科学发现、智力活动的规则方法等;第二种是有关内容虽然属于“发明创造”的范畴, 却出于某种原因或者考虑,因而不能授予专利权,例如动植物新品种、原子核变换方法获得的物质等;第三种是有关内容违反社会道德、妨害公共利益,因而不能授予专利权。其中,第一种和第二种排除由专利法第二十五条条予以规定;第三种排除由专利法第五条予以规定。
专利法第五条:
对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
专利法第二十五条:
对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)用原子核变换方法获得的物质。
对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。
3. 常见的专利类型(举例)
开拓性发明
开拓性发明,是指一种全新的技术方案,在技术史上未曾有过先例,它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元。
开拓性发明同现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。例如,中国的四大发明——指南针、造纸术、活字印刷术和火药。此外,作为开拓性发明的例子还有:蒸汽机、白炽灯、收音机、雷达、激光器、利用计算机实现汉字输入等。
组合发明
组合发明,是指将某些技术方案进行组合,构成一项新的技术方案,以解决现有技术客观存在的技术问题。
在进行组合发明创造性的判断时通常需要考虑:组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。
(1)显而易见的组合
如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起, 各自以其常规的方式工作, 而且总的技术效果是各组合部分效果之总和,组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系,仅仅是一种简单的叠加,则这种组合发明不具备创造性。
(2)非显而易见的组合
如果组合的各技术特征在功能上彼此支持, 并取得了新的技术效果;或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越,则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步,发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。
【例如】
一项“深冷处理及化学镀镍-磷-稀土工艺”的发明,发明的内容是将公知的深冷处理和化学镀相互组合。现有技术在深冷处理后需要对工件采用非常规温度回火处理,以消除应力,稳定组织和性能。本发明在深冷处理后,对工件不作回火或时效处理,而是在80℃±10℃的镀液中进行化学镀,这不但省去了所说的回火或时效处理,还使该工件仍具有稳定的基体组织以及耐磨、耐蚀并与基体结合良好的镀层,这种组合发明的技术效果,对本领域的技术人员来说,预先是难以想到的,因而,该发明具备创造性。
选择发明
选择发明,是指从现有技术中公开的宽范围中,有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。
在进行选择发明创造性的判断时,选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。
(1)如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择,或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种,而选出的方案未能取得预料不到的技术效果,则该发明不具备创造性。
(2)如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数,而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果,则该发明不具备创造性。
(3)如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择,则该发明不具备创造性。
(4)如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果,则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
【例如】
在一份制备硫代氯甲酸的现有技术对比文件中,催化剂羧酸酰胺和/或尿素相对于原料硫醇,其用量比大于0、小于等于100%(mol);在给出的例子中,催化剂用量比为2%(mol)~13%(mol),并且指出催化剂用量比从2%(mol)起,产率开始提高;此外,一般专业人员为提高产率,也总是采用提高催化剂用量比的办法。一项制备硫代氯甲酸方法的选择发明,采用了较小的催化剂用量比(0.02%(mol)~0.2%(mol)),提高产率11.6%~35.7%,大大超出了预料的产率范围,并且还简化了对反应物的处理工艺。这说明,该发明选择的技术方案,产生了预料不到的技术效果,因而该发明具备创造性。
转用发明
转用发明,是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。
在进行转用发明的创造性判断时通常需要考虑:转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。
(1)如果转用是在类似的或者相近的技术领域之间进行的,并且未产生预料不到的技术效果,则这种转用发明不具备创造性。
【例如】
将用于柜子的支撑结构转用到桌子的支撑,这种转用发明不具备创造性。
(2)如果这种转用能够产生预料不到的技术效果,或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难,则这种转用发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
【例如】
一项潜艇副翼的发明,现有技术中潜艇在潜入水中时是靠自重和水对它产生的浮力相平衡停留在任意点上,上升时靠操纵水平舱产生浮力,而飞机在航行中完全是靠主翼产生的浮力浮在空中,发明借鉴了飞机中的技术手段,将飞机的主翼用于潜艇,使潜艇在起副翼作用的可动板作用下产生升浮力或沉降力,从而极大地改善了潜艇的升降性能。由于将空中技术运用到水中需克服许多技术上的困难,且该发明取得了极好的效果,所以该发明具备创造性。
用途发明(已知产品的新用途发明)
已知产品的新用途发明,是指将已知产品用于新的目的的发明。
在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑:新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。
(1)如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质,则该用途发明不具备创造性。
【例如】
将作为润滑油的已知组合物在同一技术领域中用作切削剂,这种用途发明不具备创造性。
(2)如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质,并且产生了预料不到的技术效果,则这种用途发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
【例如】
将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果,该用途发明具备创造性。
要素变更的发明
要素变更的发明,包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。
在进行要素变更发明的创造性判断时通常需要考虑:要素关系的改变、要素替代和省略是否存在技术启示、其技术效果是否可以预料等。
*实例评析:对专利法排除客体的常见错误认识及其处理技巧
对于法规明确排除的情况,在高水平的代理人那里也是有很多变通等同撰写方法的,发明人可以就具体的技术找代理人咨询。
比如,发明人发明了一种在手术过程中手术线特定的打结方法,很明显属于专利法二十五条中有关“疾病的诊断和治疗方法”的条款,不属于专利法保护的客体。但是对于高水平的代理人就可以将其变通为“一种结及其打结方法”,然后说这种结和这种方法可以应用在手术过程中。通过这种变通,就使得原来不能申请专利的技术可以申请专利了。
再比如,发明人想要保护一种化合物在治疗癌症中的应用,很明显是属于专利法二十五条中有关“疾病的诊断和治疗方法”的条款,不属于专利法保护的客体。但是对于高水平的代理人就可以将其变通为“这种化合物在制备治疗癌症的药物中的应用”。通过这种变通,就使得原来不能申请专利的技术可以申请专利了。
1. 进行专利挖掘的人及常见错误认识
进行专利挖掘的人,必然是对技术背景,技术研发现状都非常了解的人,也就是科研工作第一线的科研人员。专利挖掘,只是将可以申请专利的技术找出来,而不是将技术转化成专利。虽然第一线的科研人员可能对专利制度的了解有限,但是,他们对技术的敏感性远比专利工程师要高。
部分企业中,科研人员就专门搞科研,两耳不闻科研之外事,把专利挖掘的工作交给企业内的专利管理人员进行。这种做法是不合适的。企业内部的专利管理人员,因为专业知识的欠缺和日常工作的复杂性,很难对科研细节有充分的了解,更谈不上及时了解了。这样,就很难及时发现科研工作中的发明点,很容易贻误专利申请的时机,甚至忽略了一些可以申请专利的技术创新,给企业造成了无法挽回的利益损失。
当然,最好是科研人员跟专利管理人员能密切合作,或者经过培训,让科研人员具备基本的专利基础知识。
2. 什么时间进行专利挖掘及实例说明
首先,专利申请越早越好,越早申请,获得授权的几率就越大。但也不是可以无条件的早。由于专利法的公开充分要求的限制,发明创造需要在获得了能够满足专利法的公开充分要求后才能申请专利。
相关重要法规如下:
专利法第九条:两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。
专利法实施细则第十三条:同样的发明创造只能被授予一项专利。
依照专利法第九条的规定,两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。
专利法第二十二条:授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
专利法第二十六条:申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
综合起来看,就是在满足公开充分要求的前提下尽早申请,而不是等产品已经生产出来,或者方法已经投入生产才申请专利。作为一个研究课题,不是把所有的工作都做完才申请专利,而是在研究过程中,每获得一个发明点就提出一份专利申请。
例如:组合药品,有了配方和制备方法,获得初步的动物试验或细胞试验结果就申请专利,而不是等临床试验结束,更不是等获得药批才申请专利。
化合物专利,只要结构式明确,制备方法清楚,获得初步的动物试验或细胞试验,甚至体外微生物试验的结果就申请专利,而不是等开发成药品再申请专利。如果由化合物到开发成药品还有创造性劳动,等开发成药品后再申请一个从属专利。在开发过程中发现了新功能,再申请用途发明专利。
3. 专利挖掘的原则及常见错误认识和处理方法
专利挖掘的原则很简单:只要感觉跟现有技术有差别,就顺藤摸瓜,看看差别是否导致了技术效果,只要有技术效果,就拿出来试试。科研工作者普遍存在低估自己的科研成果的问题,应本着“宁错挖一千,不漏网一个”的原则去挖掘自己的成果中的专利技术。
这里说的技术效果需要注意,它应该是因为技术手段或技术原因而产生的,而不能是因为其他因素而产生的,比如,生产率提高,节省成本,丰富现有技术,减少污染,降低毒副作用,提高疗效,提高品质等都是技术效果。图书馆的图书的编排规则导致的图书摆放整齐就不是技术效果,图书馆的图书的编排规则也不是技术手段,而是一种智力活动的规则。
*实例评析:自己的在先申请对在后申请的影响以及常见错误操作
在实践中经常会出现申请人自己的在先专利或论文导致自己的在后专利申请因为缺乏新颖性或创造性而被驳回的情况。首先应该认清的一个原则就是申请专利一定要在发表论文之前进行。另外一个重要的情况就是在连续性的科研过程中产生的系列专利申请之间的申请时间问题。基本的情况是:在自己在先申请未公开之前,再提出从属专利申请,可授权。别人在先申请或自己的在先申请公开后,在后申请会受影响。比如:自己克隆的基因序列申请了专利,在专利文件公开前,再提交此基因序列的表达载体的专利申请,可授权。但是如果这个表达载体的申请是在在先的基因序列专利申请公开后提交的,授权可能性就会变小。同样的道理,如果你发明一种操纵杆,在先申请了,在此申请公开前再申请使用这个操纵杆的机器可授权,如果在这个操纵杆的专利申请公开之后申请使用这个操纵杆的机器,授权几率就会变小。也就是所,在自己的在先申请公开后提出从属专利申请,利益会收损失。所以,如果有从属专利在计划中,最好不要提前公开。当前,很多代理公司都是推荐让客户提前公开的,这是不合适的。
要注意区别自己的在先申请与“抵触申请”的关系:抵触申请只是指由“他人”在先申请且在后公布的专利申请,不包括自己还没有公开的在先申请。不要拿自己的在先申请来吓唬自己,说自己的在后申请没有新颖性或创造性,但要注意其公开期限。
案例评析:持续的科研工作中申请专利的时间安排及常见错误操作
持续的科研工作中申请专利的原则是连续性申请,阶段性总结。
假设在现有技术中还没有现代计算机的情况下,一台计算机的研发过程如下:研发电子扫描技术;研发荧光屏材料;研发显像管技术;研发数据微处理技术;研发信息传输技术等等,将这些技术都研发完成后,组装成一台可以工作的计算机。计算机的研发是一个整体的系统工程,不等于就需要在研制出可以工作的计算机之后才可以申请专利。上边列举的每个研发过程都可以单独申请若干项专利,最后将上述研发成果组装成可以工作的计算机的时候还可以申请一项组装产品的专利。
对于一个药物的研发过程,应该是在能得到某种物质,证明其具备某种功效后,就将这种物质和制备方法申请专利,然后在将这种物质中化合物的结构测定清楚后,再申请此化合物专利,然后在药物剂型开发过程中可考虑申请剂型和组合物专利。在药物开发完成的后续工作中可能还会有新用途发明,可以申请新用途发明专利。
不管哪种情况,等科研工作全部完成才去考虑申请专利的做法都是错误的,会错过最佳申请时机,甚至丧失申请的机会。
挖出来的技术的处理方法及建议
通过专利挖掘,我们挖到了可能会适合申请专利的技术之后,就是判断这个技术是否真的适合申请专利,和如何把这个技术转化成符合专利法要求的文件了。对于这两个过程,建议有具备较高水平的专业人士来处理。在专业人士处理过程中,技术人员应该积极配合,让专业人士尽快理解你的技术并抓住发明要点,技术人员还应当及时向专业人士提出自己的主张和意图。
1. 找专业人士咨询
在寻找代为处理技术到专利的转化的专业人士的时候,需要特别注意选择具备相关专业技术背景并能灵活运用专利法规的人士来操作。每个行业的水平都是参差不齐的,而专利行业因为其权利的特殊性,是一个只有第一没有第二的行业。因为你申请专利的目的的实现最终只有两个结果,一个就是得到有效保护,一个就是什么都没有。所以,不要试图以自己一知半解的水平去取代专业人士,也不要随便找个人就让他出来你的事务,而是要仔细的寻找合适的人来帮助你实现你的目的。
2. 要明确自己的意图
在找到了专业人士来帮你处理你的事务之后,你还要适时、及时的提出你的主张和意图,让他明白你的想法,有的放矢,以免走弯路,浪费时间,甚至造成不必要的损失。
3. 与代理人的配合
在委托到具体的代理人后,要积极配合代理人的工作。不要怕跟代理人沟通,沟通是负责任的表现。尤其要注意,不要跟代理人隔肚皮,跟代理人玩捉迷藏是没用的,因为最终的审查是由专利局的审查员来完成的,而代理人是跟你站在一条战线上来与审查员辩论的,如果你跟代理人玩了捉迷藏,到时候审查员指出了你的文件的缺陷而导致了申请的驳回,损失是你自己的。
*案例评析:对代理人水平的常见错误评价及其危害
拿到申请人的交底材料后,高水平的代理人一般会跟申请人沟通,出于让他们补充材料满足公开充分的要求,扩大点保护范围,使权利要求得到支持等目的。可是,有些申请人因此就会说这个代理人水平不行。他们这么说的根据是某某代理人从来不用他们操心,只要写个材料给他,就不用他们管了,代理人就写好给他们交了。可是,作为行业内人士,我给广大申请人一个建议,如果你的交底材料到了一个代理人手里,他没有跟你就技术内容进行过沟通,你还是对他写出来的文件的质量担心一下吧。
代理人不跟申请人沟通的可能情况有两种,一种是你找的代理人不具备你的相关专业技术背景,根本就看不懂你的技术文件,另一种就是你找的代理人根本就不想对你的文件负责任。因为,代理人毕竟不是技术人员,毕竟没有参与你的科研过程,不可能对你的技术比你还了解,也不可能完全理解你到底想保护什么,更不要说技术人员提供的交底材料一般情况是不会完全满足专利法要求的公开充分的条件的。
在这种情况下,如果代理人没有跟你沟通过,就把文件交上去了,申请被驳回或者授权但不能达到你理想中的保护目的的可能性极大。
以目前我国的药物剂型专利申请为例,专利申请量增长快,但授权量增长慢,申请策略有待调整,申请文件的撰写质量也亟待提高,这些都需要代理人从中发挥作用。
*实例评析:出于保藏技术秘密(技术诀窍)目的的错误做法及其危害
对用于申请专利的技术进行总结,一个总的原则就是,尽可能的详细,不只是为了满足公开充分的要求,而且是为了让代理人能更深入的理解你的技术精髓,从而更有利于归纳出合适的保护范围。
在申请专利的同时,还想把整个技术方案中的某个技术点作为技术诀窍保密是申请人的一种常见想法。许多申请人为此就不告诉代理人其完整的技术方案。这是很危险的。代理人按照你所提供的材料完成申请文件的撰写后交到专利局,审查员审查发现你的技术方案公开不够充分的时候就已经无法弥补了。已经公开的技术就归入了公制技术领域,公众可以自由使用。而往往因为申请人保留的技术诀窍很容易被攻破,在重新申请的时候,又会以为不具备创造性而被驳回。这样就导致申请人的应得利益丧失殆尽。
如果申请人不能判断将这些技术诀窍隐藏后是否还能满足公开充分的要求,最好是告知代理人,由代理人综合考虑,寻找达到既能申请到专利权又保藏了技术诀窍目的的方法。