三、口头审理的准备与辩论

　　1. 口头审理的准备

　　专利复审委员会合议组决定进行口头审理后，将向双方当事人发出口头审理通知书，并附具口头审理回执。双方的专利代理人在收到口头审理通知书后应立即与己方委托人商量是否参加口头审理，由谁出席口头审理，是否需要请有关人员出庭作证等，将上述内容填写在口头审理回执中，并在自收到口头审理通知书之日起七日内向专利复审委员会提交回执。

　　由于口头审理时可以更充分、更清楚地表述己方的观点，双方当事人通常应参加口头审理。如果一方当事人告知专利复审委员会不参加此次口头审理，专利复审委员会仍然会在一方当事人缺席的情况下单方进行口头审理，这明显会对缺席一方带来不利。但是，与法院审理的案件不同，无效宣告程序中的口头审理并不是一个强制性的程序，因此在某种特殊情况下，如己方委托人因经济问题不愿参加口头审理时，也可以不参加口头审理，但此时应当按期提交口头审理回执，告知不参加口头审理，且应当针对口头审理通知书中指定的中心议题提交意见陈述书。对于请求方的专利代理人来说，按期提交口头审理回执特别重要，因为按照专利法实施细则第六十九条第三款的规定，请求人对专利复审委员会发出的口头审理通知书在指定期限内未提交口头审理回执，且又不参加口头审理的，该无效宣告请求被视为撤回。

　　对于口头审理的日期，通常不应当要求改动，但如果确实有充足的理由希望专利复审委员会改变日期的，如两件由同一代理人代理的不同案件同时进行口头审理（包括需到法院出庭）或己方委托人短期在国外不能赶回参加口头审理等，则可以在口头审理通知回执中向专利复审委员会提出更改口头审理的日期。

　　一旦确定参加口头审理就应当具体着手口头审理的准备工作。

　　首先应当再次仔细整理分析与本案有关的证据。对于请求方专利代理人应当在考虑了对方当事人陈述意见（包括其反证材料和修改后的专利文件）的基础上,分析己方的证据是否足以支持无效宣告请求的理由。在分析证据时不仅要找出证据中支持己方观点的内容，还应考虑该证据中有无不利己方观点的内容，以便在口头审理时对方当事人提出此问题时能及时作出应答。而对于专利权人一方的专利代理人来说，则要从相反的角度来考虑，分析对方证据所存在的问题，己方的反证材料是否足以反驳对方的观点，以便证明对方的证据不足以支持其无效宣告请求的理由。对于证据较多的情况，双方专利代理人都应当对证据顺序编号，将证明不同事实的证据分成几组，将证据中的有关内容或存在的问题加以标注，最好列出一张明细表，其包括证据编号，证据名称，主要采用的内容，所证明的问题，从而为下一步准备答辩提纲以及口头审理的现场陈述打好基础。

　　整理、分析证据后，与己方委托人商量口头审理时的对策（包括要否与对方谋求当面和解），根据此对策准备辩论提纲。辩论提纲应当包括四个部分：己方在口头审理时第一次陈述意见时的书面发言提纲、针对对方所提证据或反证材料准备的质询提纲和针对对方对己方证据或反证材料进行质询的答辩提纲、针对合议组在口头审理通知书中指定的中心议题准备的辩论提纲以及口头审理辩论结束时的总结发言提纲。由于发言时间有限，提纲应当简洁、清楚，各部分的内容应各有侧重。在第一次陈述意见时，双方专利代理人应当结合证据和/或反证材料比较全面地论述提出无效宣告请求的理由或者反驳对方的无效宣告请求的理由；证据调查阶段质询时，应重点放在核实这些证据的真实性、相关性以及证据之间或证据与待证事实之间有无矛盾上；口头审理辩论阶段的辩论提纲，应当多考虑几种对方有可能采用的辩论方案，相应作好几种应答的准备，当对方的争辩在己方预料之中，则己方的辩论发言就会成竹在胸，不会出现临场措手不及的情况；辩论结束时的总结发言应当简明扼要，强调关键之处，且应当在现场根据争辩情况作出适当补充。

　　辩论提纲与意见陈述书的不同在于其要当众发言。为取得好的效果必须条理清楚，具有说服力。但是，口头辩论不是演说，切记不要冗长空洞或只重华丽的词藻。倾听双方争辩意见的是合议组，他们是有经验的技术和法律专家，表面华丽的词藻往往只能赢得听众的喝采，而不能起到说服合议组的作用，必须用可靠的事实和证据、符合审查指南规定的分析说理以及合乎逻辑、条理清楚的论述来说服合议组。

　　专利代理人在口头审理的准备中还应当帮助当事人和有关技术人员作好临场发言的准备，指导他们从专利法角度进行争辩，切勿陷入纯技术或学术问题的讨论。

　　此外，在口头审理前还应作好书证、物证、人证或现场演示的准备。对已主张事实的补充书证最好在口头审理之前连同口头审理回执一起寄给专利复审委员会，以便合议组事先作好准备。对于已出具过证明材料的证人，也应指导其在作证时从专利法角度说明问题，将证言说到关键之处。在现场演示专利产品时，演示的专利产品实物必须与权利要求限定的产品相一致，对比的实物必须与申请日前的现有技术产品相一致。

　　2. 口头审理时应当注意的问题

　　口头审理时辩论效果好坏对合议组的合议结果会产生较大影响，在调查和辩论阶段双方专利代理人应注意下述几个方面。

　　(1) 以事实为根据、以法律为准绳是无效宣告程序中双方论述观点的基本原则，因此双方专利代理人在口头审理调查和辩论阶段，应当以专利法及其实施细则以及审查指南中的有关规定作为己方论点的立足点和出发点，用事实和证据来证明这些论点，从而使己方的答辩更具有说服力。

　　(2) 口头审理是紧张的脑力劳动，既要陈述己方的主张、又要反驳对方的主张。因此在口头审理时，双方当事人在对方陈述意见时应全神贯注、头脑清醒，必要时做好记录。一方面要理清对方发言的思路和逻辑，以便针锋相对地进行答辩；另一方面注意对方发言中的薄弱环节和漏洞，在对方发言后经过合议组同意作出反驳，以引起合议组对该问题的重视。

　　(3) 回答合议组提出的问题时，需考虑合议组询问的目的，慎重考虑后再作回答，切勿仓促应答。例如，在口头审理时己方以一篇对比文件说明该专利不具备新颖性时，如果合议组追问是否以新颖性为无效理由，则应当立即想到合议组可能认为还需要与公知常识结合否定创造性，从而要考虑补充以不具有创造性为无效理由。此外，同一事实，回答技巧不一样，强调重点不一样，会对合议组造成不同的印象。

　　(4) 通常，在辩论阶段所辩论的内容主要涉及专利知识时，应当由专利代理人进行答复或争辩为好，但主要涉及技术内容时，专利代理人最好先与当事人商量后再作答复，或者由当事人答复，以免回答不正确而处于被动。

　　(5) 在争辩中，双方应尊重事实，千万不可强词夺理。言过其实反而给人产生理屈词穷的感觉。在辩论中更不可进行人身攻击、漫骂与恐吓，这样做实际上只会起到相反的效果。

　　(6) 在争辩过程中应随机应变，沉着应战。例如对方当场所出具的域外形成证据的公证证明文件和认证文件时，不要轻易表示认可，不要急于当场答复，可以以己方要全面研究这些公证证明文件和认证文件为理由表示保留对此作出答复的权利。

　　(7) 双方在辩论时应当力求主动，抓住对方致命性的缺陷，尤其在准备辩论时,发现对方已提出的证据或反证材料中有些内容有利于己方，可以放在质询和辩论时才提出，从而使对方围绕己方的观点作防御性回答，从而使己方处于主动地位。

　　(8) 在口头审理中，合议组会将重要的审理事项记入“口头审理笔录”，这些重要的审理事项包括：被请求人一方当庭声明放弃的权利要求；请求人一方当庭声明放弃的无效宣告请求的范围、理由或者证据；双方当事人均认定的重要事实等。这些重要事项往往对无效宣告请求的审查结果起着比较重大的影响，因此当合议组在口头审理结束时将笔录请当事人阅读核对时，一定要认真进行核对，对笔录的差错、尤其遗漏了对己方有利的重要事项应当及时指出，在某些情况甚至可据理力争，从而对笔录的差错或遗漏内容进行更正或补充。

　　(9) 口头审理是双方谋求和解的一次机会，无论在口头审理开始前还是口头审理辩论结束后，专利复审委员会合议组均会询问双方当事人是否有和解愿望。双方专利代理人应当站在己方委托人的立场上，十分珍惜口头审理这次和解机会。通常，认为无效宣告请求审查决定对己方不利的可能性偏大一些的，可以争取在口头审理前谋求和解；而认为无效宣告请求审查决定对己方比较有利的，可以待口头审理结束时谋求和解，此时可能取得对己方比较有利的和解条件。至于在口头审理前谋求和解的，如当天达不成和解条件，且还要进一步协商的，最好在当时告知合议组先进行口头审理，口头审理后再继续协商，以免最后和解不成而又错过了口头审理的机会。

　　 

　　四、收到无效宣告请求审查决定后的工作

　　收到无效宣告请求审查决定，并不意味着该无效宣告程序已经结束，因为按照专利法第四十六条第二款的规定，对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权有效的无效宣告请求审查决定不服的，可以在自收到该决定之日起三个月内向人民法院起诉。

　　因此，在收到无效宣告请求审查决定后，审查决定对己方不利的一方专利代理人，就要帮助委托人分析是否有必要向北京市第一中级人民法院起诉。具体说来，如审查决定是宣告专利权全部无效的，专利权人一方的专利代理人就需要着手这项工作；如果审查决定维持专利权的，则请求方的专利代理人要做向法院起诉的考虑；对于宣告专利权部分无效的审查决定，双方专利代理人都需要考虑该审查决定是否对己方委托人有利，以便作出决断。当己方委托人决定要向人民法院起诉时，就应当着手准备，以便在规定的收到审查决定三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。对于委托人希望尽早解决问题时，则应当在准备好起诉后立即提出，不要等到该三个月期限快届满时才提出。由于该诉讼程序的被告是专利复审委员会，按照专利法第四十六条第二款规定，人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼，因而另一方当事人的专利代理人在收到有利于己方委托人的审查决定时，要让委托人作好对方有可能起诉的思想准备。

　　需要说明的是，向人民法院起诉，并不仅仅取决于审查决定是否对己方委托人有利，更主要是分析该审查决定结论是否正确。审查决定结论正确的，没有必要向人民法院起诉，因为起诉的结果不可能改变原审查决定，而己方委托人却要承受更多的经济负担和精力，除非己方委托人认为延长该程序有利而坚持起诉时，作为专利代理人才根据委托人的意愿为委托人向人民法院起诉，但此时应当将起诉的后果向委托人交代清楚，以免委托人败诉时对专利代理人产生不满。对于不利于己方委托人的审查决定结论不正确、且至少存在着使审查决定结论朝着己方委托人有利方向作出变化的可能时，才有必要向人民法院起诉，此时可与委托人商量如何起诉，但也不要承诺百分之百胜诉，应当向委托人表示存在着改变审查结论的可能，但尚存在着一定的难度，由己方委托人决定是否起诉。

　　至于不服专利复审委员会的无效宣告请求审查决定而提出行政诉讼时双方专利代理人的工作将在第四章中作详细说明。

　　对于伴随有侵权诉讼的无效宣告请求，若无效宣告请求审查决定的结论是维持有效或宣告部分无效的情况，一旦不利方当事人未向人民法院起诉，则双方专利代理人就要根据此决定结果帮助己方委托人确定在侵权诉讼中的对策。

　　这一点在发明或实用新型专利被宣告部分无效的情况尤其重要，因为此时应当分析被控侵权产品或者方法对于被维持部分有效的专利、即仍被维持有效的权利要求是否侵权，再在此基础上决定侵权诉讼的对策。